北京纺星助剂有限公司与北京纺星佳润科贸有限公司等侵犯商业秘密纠纷上诉案
唐青林
一、案件来源
北京市朝阳区人民法院（2007）朝民初字第17050号、北京市第二中级人民法院（2008）二中民终字第11174号判决书。
二、案件要旨
法院审理商业秘密侵权民事纠纷，在判断被控侵权人是否侵犯了权利人的商业秘密时，由于侵犯商业秘密行为的隐蔽性导致权利人无法或不易取得他人以不正当手段获取其商业秘密的证据，法院一般坚持以“相同+接触”的侵权推定规则来判定被控侵权人是否存在侵权行为。
三、基本案情
原告北京纺星助剂有限公司（以下简称“纺星公司”）成立于1991年，系股份制公司，由包括中国纺织科学研究院（以下简称“纺科院”）等三名股东组成。1991年4月，纺星公司和纺科院签订《技术转让合同书》，约定纺科院将FX系列二种产品的配方、生产技术和有关应用技术转让给纺星公司；该技术为独家转让，保密期五年；支付方式为技术入门费五万元加利润提成；合同的有效期至1996年4月24日。合同签订后，纺星公司支付了相应的技术转让费，纺科院也向纺星公司移交了K902、R701两种产品的配方。但1996年4月24日合同到期后，纺星公司仍继续使用K902、R701产品的配方生产相关产品，未向纺科院支付利润提成，纺科院也没有使用上述产品的配方生产相关产品。
纺星公司在受让K902、R701两种产品的配方后，又于1995年至1997年期间自行研发并投产了W100、AS20和AS30三种配方。但对于该配方是由工作人员姚某研发还是由被告叶某研发存在争议。纺星公司称记载着配方的笔记本曾经在姚某出国期间交给被告叶某，但未就此举证。而被告叶某则称W100、AS20和AS30三种配方是由其本人研发的。
1991年3月1日至2003年1月27日，纺星公司与叶某签订有劳动合同；1998年1月，纺星公司与王某签订劳动合同，2006年1月1日重新签订新劳动合同后，合同有效期至2007年12月31日。上述合同中，均有受聘人员应对公司的生产技术、经济指标严守保密规定等约定。签约期间，叶某曾担任过董事长、总经理、技术部经理、董事职务；王某曾担任过董事、副总经理兼销售部经理职务。2007年1月8日，纺星公司分别免去了叶某的董事职务，王某的副总经理职务。2006年7月28日，叶某和王某作为股东发起设立了佳润公司。公司的经营范围是纺织助剂技术开发、产品销售等，产品包括K902、K903、R701、AS20和AS30五种纺织助剂产品。
纺星公司认为，叶某和王某向佳润公司披露了其上述五种产品配方，佳润公司利用该五种配方生产与纺星公司产品相似的纺织助剂产品，三者的行为侵犯了其商业秘密。根据纺星公司的申请，朝阳区人民法院对佳润公司生产的K902、K903、R701、AS20和AS30五种产品进行了证据保全。经中国科学院化学研究所鉴定，结论是纺星公司提交的涉案五个型号产品技术资料记载的产品原料及原料比例和其对应型号的产品实物的原料及原料比例一致；纺星公司涉案五个型号的产品实物包含的原料与佳润公司对应型号的产品实物包含的原料基本相同，原料的比例稍有差异。
另外，经查明，2003年5月纺星公司召开股东大会，将纺星公司的股东变更为香港海富国际运输服务有限公司、北京亚森投资顾问有限公司。股东大会决议的第三条中写明：“一致确认新的合资公司将对原有的全部转让技术仍具独家使用权。”
四、法院审理
北京市朝阳区人民法院经审理后认为：纺星公司与纺科院签订的合同明确约定了五年有效期限，因此虽名为技术转让合同，实为五年期的独占使用合同。在合同有效期内，纺星公司独家获得合同中所涉技术的使用权，有效期届满后，如无其他证据，合同所涉技术仍属纺科院所有，故纺星公司不能再依该合同拥有独家使用权。由于纺星公司起诉佳润公司、叶某和王某的行为发生在2006年之后，远超过其享有独占使用权的截止期限1996年4月。因此，不能认定纺星公司拥有K902、R701两个产品配方的所有权，其基于该两个产品配方提起的诉讼请求，法院不予支持；对于W100、AS20和AS30三个产品的配方，纺星公司主张载有该配方的笔记本由其技术人员持有，并提出在该技术人员出国期间曾将该笔记本交给过叶某，但其并未就此举证。既便鉴定结论认定佳润公司生产的相应产品配方与该三个配方相同或实质相似，在没有证据证明佳润公司或者叶某、王某接触过该三个配方的情况下，也不能认定佳润公司、叶某和王某侵犯了纺星公司该三个配方的技术秘密。因此，纺星公司就该三个配方提出的诉讼请求，同样不予支持。
综上，法院判决：驳回纺星公司的诉讼请求。
纺星公司不服原审判决，向北京市第二中级人民法院提起上诉，请求撤销原判。其理由是：根据转让合同体现出的意思表示以及纺星公司一直使用受让技术的事实，可推定在合同到期后，纺星公司仍有权使用所购买技术；而型号为W100、AS20和AS30三个产品配方，已在转让资料中有所体现，且叶某、王某作为本公司工作人员，早已掌握了该三个配方，因而，原审认定叶某、王某未接触到上述商业秘密，系认定事实错误。佳润公司、叶某、王某则服从原审判决。
北京市第二中级人民法院认为：根据纺星公司与纺科院签订的技术转让合同，合同有效期至1996年4月24日，但纺星公司在此后仍以独家形式使用该技术。从2003年5月纺星公司股东大会决议第三条中的内容看，纺科院作为纺星公司的股东和技术转让方，虽没有与纺星公司签订再次转让或续展原合同的协议，却明确表达出再次授予纺星公司对原受让技术具有独家使用权的意思表示，该授权形式合法有效。因此，纺星公司获得的独家使用权是一项独占性的专有权利，有权以自己的名义对他人实施的侵权行为提起诉讼。
对于另外三个产品的配方，从研发时间上看，产品的研发人无论是姚某还是叶某，此时都是纺星公司的工作人员，且该产品配方的研发，是建立在之前的两个产品的配方之上，该研发行为应属于职务行为。因此，该非专利技术秘密的所有权归上诉人纺星公司所有。
纺星公司通过举证，证明了该五项产品信息能够为其带来经济利益，并采取了相关的保密措施，符合商业秘密的构成要件。被上诉人叶某作为纺星公司的前任高级管理人员、技术人员，应知悉涉案的商业秘密。根据鉴定结论，被上诉人佳润公司在其产品中使用了与上诉人纺星公司相同或近似的配方，在其不能举证配方合理来源的情况下，应认定叶某作为佳润公司的法定代表人向本公司披露了其掌握的纺星公司的商业秘密。叶某的上述行为违反了其与上诉人纺星公司的保密约定，侵犯了纺星公司的商业秘密，应依法承担相应的民事责任。被上诉人佳润公司使用了叶某披露的商业秘密，亦应承担相应的侵权责任。对于被上诉人王某，由于未有证据证明其侵犯行为，故而纺星公司要求其承担连带责任的请求不予支持。
综上，二审法院认为上诉人纺星公司提出的上诉理由部分成立，最后判决：撤销一审判决；叶某和纺星公司于判决生效后，立即停止侵犯纺星公司涉案商业秘密的行为；叶某和佳润公司共同赔偿纺星公司经济损失二十五万元，及纺星公司因本案诉讼支出的合理费用一万元；驳回纺星公司的其他诉讼请求。
五、律师点评
法院对于侵害商业秘密纠纷案的侵权推定规则的运用不同，导致了一、二审中截然不同的两种判决。二审中，法院采用了“相同+接触”的侵权推定规则，最终作出了对原告有利的判决。
根据国家工商行政管理总局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第五条第三款：“权利人能证明被申请人所使用的信息与自己的商业秘密具有一致性或者相同性，同时能证明被申请人有获取其商业秘密的条件，而被申请人不能提供或者拒不提供其所使用的信息是合法获得或者使用的证据的，工商行政管理机关可以根据有关证据，认定被申请人有侵权行为。”也就是说，工商行政管理机关是依据“相同+接触”的规则来判定被申请人是否侵权：（1）权利人的商业秘密与被申请人所使用的信息具有一致性或相同性；（2）被申请人有获取权利人商业秘密的条件；（3）被申请人无法提供或拒绝提供其获得或使用的信息为合法性的证明。只要符合这三个条件，公司行政管理机关一般就认定被申请人侵犯了权利人的商业秘密。
而在具体审判实践中，针对侵犯商业秘密行为的隐蔽性导致权利人无法取得他人以不正当手段获取其商业秘密的证据，法院一般也坚持“相同+接触”的侵权推定规则来判定被控侵权人是否侵权。
而对于被控侵权人来讲，由于商业秘密与专利权不同，不具有排他性的存在特性，因此，要证明自己没有侵犯他人商业秘密的最根本、最有利的抗辩即为证明其获得或使用信息的合法性。只要被控侵权人能够证明自己尽管接触到权利人的商业秘密，但没有对外披露或使用，或者是通过自己的购买、反向工程等合法行为获得了与权利人相同或相似的商业秘密信息；只要有足够证据证明其信息具有“合法来源”，一般都会获得法院的支持。
本案中，佳润公司在其产品中使用了与纺星公司基本相同的配方，且不能证明该配方的合理来源，而叶某是佳润公司的股东，曾经又是纺星公司的高层管理人员，有机会接触到产品配方，因而符合了“相同+接触”规则，最后法院判定二者共同承担侵权责任。
编者注：本文摘自北京市安中律师事务所唐青林律师主编的《中国侵犯商业秘密案件百案类评》（中国法制出版社出版）。唐青林律师近年来办理了大量侵犯商业秘密的民事案件，为多起涉嫌侵犯商业秘密罪提供辩护，在商业秘密法律领域积累了较丰富的实践经验，欢迎切磋交流，邮箱：lawyer3721@163.com，电话：13910169772。